David tegen Goliath: een stugge Zeeuw tegen fastfoodketen Wendy’s

door:
Steeds meer horecaketens met Amerikaanse roots proberen een poot aan de grond te krijgen in Europa, een markt die al jaren schreeuwt naar deze specifieke branche. Zo opende Five Guys de afgelopen maanden enkele filialen in Nederland om de ware behoefte van de Europese markt alvast te pijlen, iets wat meerdere van deze grote spelers (willen) doen. Toch ontbreekt er één belangrijke naam: Wendy’s. Je zal je natuurlijk afvragen waarom. Dit is het verhaal van een Zeeuwse snackbarhouder die zich, zoals Asterix en Obelix tegen de Romeinen, moedig stand weet te houden tegen de grote machthebber.

David tegen Goliath

In de jaren 80 en daarvoor had Wendy’s wel degelijk filialen in de Benelux. In 1986 kwam daar echter verandering in toen Wendy’s, waarschijnlijk uit financiële overwegingen, besloot al haar filialen buiten Amerika te sluiten en zich weer te gaan focussen op de Amerikaanse markt. Door het niet actief gebruiken van het merk verviel het merkenrecht en was het weer open voor gebruik.

Dat gebeurde ook. In 1988 nam Raymond Warrens in Goes en snackbar over en vernoemde deze naar zijn dochter Wendy. In 1995 kwam Warrens op het idee om Wendy’s in te schrijven als merk in de Benelux, iets wat handig zou kunnen zijn bij eventuele uitbreiding. Toen Wendy’s enkele jaren later weer wilde instappen in de Europese markt kwamen zij dit probleem tegen en stapte zij naar de rechter. Omdat Warrens woonachtig was in Zeeland speelde deze zaak zich af in de rechtbank van Middelburg. De rechtbank moest nu beslissen of een enorme multinational pas op de plaats moest gaan maken voor de plaatselijke snackbar.

De rechtbank maakte in 2000 korte metten met het pleidooi van Wendy’s.[1] Omdat het bedrij na 1986 geen actief gebruik meer had gemaakt van het merk binnen de Benelux was het merkrecht komen te vervallen. Warrens was bij zijn inschrijving in 1995 al ver voorbij de wachttermijn van vijf jaar en twee maanden die gesteld worden om verval van een merkrecht in te kunnen roepen, een regel die vandaag de dag nog steeds geldt.[2]

Hoger beroep

Twaalf(!) jaar later kwam dan eindelijk een uitspraak in het hoger beroep.[3] Wendy’s gooide het over een andere boeg. In beginsel had Wendy’s geen probleem meer met het gebruik van de naam door Warrens, maar wilde zij wel haar eigen recht terug. In de tijd van de aanvraag gold nog de Benelux Merkenwet (BMW) welke het volgende in haar bepalingen had staan:

Artikel 4

Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

5. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend

Er moest dus vast komen te staan dat Wendy’s tijdens de aanvraag van Warrens een algemeen bekend merk was voor een merendeel van alle inwoners binnen één van de Benelux-landen. Wendy’s haalde verschillende argumenten aan zoals haar omvang over de hele wereld en een onderzoek uit 1998 welke concludeerde dat zij toen onder 24% van de Nederlanders bekend was. Tevens stelde zij nogmaals dat Warrens te kwade trouw zijn merk had gedeponeerd. Zo zou Warrens expres de exacte naam hebben overgenomen vanwege de bekendheid en expres gebruik hebben gemaakt van een klassiek Amerikaans uithangbord. Daarnaast voerde Wendy’s nog aan dat haar argumenten bevestigd worden door het feit dat Warrens bijna op een perfect moment zijn merk liet vastleggen, om deze vervolgens ook te handhaven, maar dit niet consistent zou doen tegenover alle bedrijven met de naam Wendy’s binnen de Benelux. Daarbovenop komt ook nog eens dat hij nooit heeft uitgebreid als merk.

Door de vele stellingen maar zwakke onderbouwing kon Warrens zich makkelijk “vrijpleiten”. In dezelfde volgorde als hierboven: de naam verwees naar zijn dochter, het uithangbord was nog van de vorige eigenaar van de snackbar, de inschrijving was het gevolg van een advertentie, het handhaven was een principekwestie geworden en het niet uitbreiden had te maken met de juridische onzekerheid, welke beide verdere uitleg vereisen.

Tegenover de Volkskrant en diverse media legde Warrens afgelopen jaar uit waarom hij ervoor koos om zo hard tegen Wendy’s in te gaan.[4] Kortgezegd gaat het om het Amerikaanse principe welke ziet op het eerst voeren van oorlog en daarna pas praten. Hij wil zich niet laten vertellen wat hij wel en niet mag. Het niet uitbreiden toont overigens wel dat Warrens toch niet 100% zeker is van zijn zaak. Hij zou bang zijn dat hij een enorme klap zou verduren als hij nu zou uitbreiden om vervolgens het geschil te verliezen. Het hof volgde deze redenaties en gaf Wendy’s wederom ongelijk. Een registratie te kwade trouw was dus niet vast te stellen.

Eventueel twee “Wendy’s”?

Wendy’s probeerde tijdens het hoger beroep naast een verval van het merkrecht van Warrens haar eigen merkrecht te herstellen. Het bedrijf stelde nu ineens dat de twee merken prima naast elkaar zouden kunnen leven, aangezien er geen verwarring zou ontstaan bij consumenten. De uitstraling, omvang en producten zouden in de moderne vorm van Wendy’s genoeg afwijking bieden van de snackbar van Warrens zodat het publiek niet kan denken dat beide tot dezelfde keten behoren. Waar Warrens een snackbar heeft, zou Wendy’s zich de uitstraling van een restaurant toe-eigenen.

Het hof had hier geen enkel begrip voor. Beide partijen hebben merken gedeponeerd of voorgesteld met dezelfde beschrijving en inhoud, waardoor er gelijke waren en diensten aanwezig zijn. Hierdoor blokkeert enige mogelijkheid tot naast elkaar leven van de twee merken door artikel 2.28 lid 3 sub a jo. artikel 2.3 BVIE.

Komt er ooit een Wendy’s naar Nederland?

Het lijkt erop dat we nog wel even moeten wachten voordat deze grote Amerikaanse speler zich nestelt in Nederland. Het lijkt er tot op heden nog niet op dat Wendy’s is uitgeprocedeerd. Sterker nog, er zijn na het hoger beroep nog twee zaken geweest. Een cassatie op het hierboven beschreven hoger beroep, waarbij Wendy’s nogmaals dezelfde gronden aanhaalde, zonder succes. Maar ook een compleet nieuwe rechtszaak, waarbij Wendy’s in probeert te gaan op het “normale gebruik” uit artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Een kleine snackbar zonder keten zou niet voldoende zijn voor deze eis, zo stelt Wendy’s. Klein detail: eind 2017 heeft Warrens een tweede Wendy’s geopend in Zierikzee, waardoor het nu officieel een keten is.

 

[1] Rechtbank Middelburg, Rolno. 668/97

[2] Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, voorheen Artikel 5 lid 2 sub a BMW

[3] ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0685

[4] B. Kist & G. Pols; Zelfs Wendy's krijgt Wendy's niet klein, 10 juni 2017, https://www.volkskrant.nl/economie/zelfs-wendy-s-krijgt-wendy-s-niet-klein~beb6bb02/


Tags

Wendy's fastfood snackbar Merkenrecht Zeeland Benelux Merkenwet BVIE

Discussie

Relevante artikelen