JAN vs. Jan de Belastingman

Wanneer is er sprake van inbreuk op het merkenrecht?

Door: Daniel Osorno van Wissen

Wie droomt er nou niet van om een eigen onderneming te starten? Het hebben van een eigen onderneming is een mogelijkheid tot een vrij bestaan en het is een alternatief voor een saaie baan. Hoewel het starten van een onderneming een merkbaar aantal voordelen kent, heeft het ook  haken en ogen waarmee rekening dient te worden gehouden. Zo is het vaak lastig om de naam en het merk van een onderneming te bedenken. Het merk is tevens hetgeen wat voor iedereen zichtbaar zal zijn. De naam van een onderneming – ofwel de handelsnaam – wordt regelmatig verward met een merk. Echter, dit is  een vergissing. Een merk is immers de naam van een product of dienst, maar deze namen kunnen ook met de handelsnaam overeenkomen. Denk hierbij aan het bedrijf ‘The Coca-Cola Company’ dat bekend staat om haar product Coca-Cola. Een dergelijk merk kan worden gedeponeerd, waardoor het merk een soort eigendom wordt. In een dergelijk geval is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een inbreuk te maken op het merkenrecht of handelsnaam van een onderneming. Dat betekent dat er een inbreuk op het merkenrecht van deze persoon of onderneming wordt gemaakt op het moment dat deze overeenkomen met het merk van een ander.

Een recent voorbeeld is de uitspraak in de zaak van JAN© en Jan de Belastingman.[1] Hierin stelde JAN© dat Jan de Belastingman een inbreuk maakte op haar merken- en handelsnaamrecht. De vraag doet zich voor of Jan de Belastingman daadwerkelijk een inbreuk op JAN© zou hebben gemaakt? Waar zou een merk aan moeten voldoen om zulke situaties te voorkomen? Aan de hand van deze zaak wordt het merkenrecht als onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht besproken. In deze bijdrage zal specifiek worden ingegaan op de vereisten waar een merk aan moet voldoen, er wordt uitgelegd hoe een merk kan worden beschermd en tot slot worden verschillende voorbeelden toegelicht.

Het merk en de handelsnaam

Het is oktober 2019 en een student fiscaal recht beslist om aan de slag te gaan met een eigen onderneming. Door middel van een digitale chatbot die zelfstandig, eenvoudig en snel belastinggerelateerde vragen kan beantwoorden, wil deze student particulieren van advies voorzien alvorens zij een aangifte doen. Deze dienst zal hij gratis aanbieden met als verwachting in de toekomst hier niets mee te verdienen. Nu het idee helder op papier staat, moet hij nog wel een merk bedenken dat voldoet aan hetgeen de wet hiervoor vereist. Hij wil immers dat het merk wordt beschermd, waardoor andere het merk niet zomaar mogen gebruiken. Wat een merk is, wordt aan de hand van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) als volgt uitgelegd:
 

“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

Voor de student is dit duidelijke taal. Vanaf nu zullen mensen zijn chatbot kennen onder de naam en tevens het merk, Jan de Belastingman. De volgende stap voor de student is om deze naam te registreren bij de Kamer van Koophandel. Hoewel deze registratie de handelsnaam beschermt, valt daar het merk niet onder. Hiermee is de zaak dus nog niet volledig afgerond. Om het merk te beschermen, kent het merkrecht namelijk nog een formeel vereiste. Het merk kan alleen worden verkregen door middel van een depot. Dit laatste wordt wel eens verward met een octrooi, wat bekend staat als patent. Anders dan een patent moet een depot worden ingeschreven in een merkenregister. Daarnaast kan een merk kan in verschillende klassen worden gedeponeerd. Op de verschillende klassen wordt in dit artikel niet verder ingegaan.

 Vereisten van het merkenrecht
Als het merkendepot niet wordt geregistreerd, dan bestaat het merkrecht niet. De student zal de inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) moeten aanvragen. Echter, de inschrijving zal enkel slagen op het moment dat aan een aantal vereisten is voldaan. In eerste instantie moet een merknaam onderscheidend van aard zijn. Een merknaam voldoet hieraan op het moment dat het geen kenmerken van een product of dienst beschrijft. Verder mag een merknaam niet misleidend zijn. Dit zou het geval zijn op het moment dat de student een merknaam gebruikt dat nauw verbonden is met bijvoorbeeld een ander rechtsgebied. Misleidend kan zijn ‘Jan de Strafadvocaat’. Tot slot mag er geen oppositie bestaan tegen het merk. Dit is onder andere het geval wanneer een merk erg overeenkomt met dat van een ander die ook ingeschreven staat in het merkenregister. Op grond van artikel 2.14 BVIE kan oppositie worden ingesteld binnen een termijn van 2 maanden vanaf de publicatie van de aanvraag. Als er geen oppositie wordt ingesteld, dan is het mogelijk om de merknaam in te schrijven.

De merknaam – Jan de Belastingman – wordt uiteindelijk door de student ingeschreven, daardoor zal zijn merknaam volledig worden beschermd. De inschrijving hiervan kost nu €244 en kent op grond van artikel 2.9 BVIE een duur van tien jaar. Een eventueel logo wordt daar ook in mee beschermd. Na tien jaar – en binnen zes maanden na afloop van de geldigheidsduur – zou de student de registratie kunnen verlengen. Na registratie mag de student ook het ® teken gebruiken om zijn merk te beschermen. Wanneer concurrenten het merk van de student misbruiken, kan hij juridische stappen ondernemen die hem beschermen van zulke partijen. Ook zou hij onder meer zijn merk eventueel kunnen doorverkopen.

JAN© vs. Jan de Belastingman
Inmiddels gaat het goed met Jan de Belastingman. Er is een website opgebouwd en het lijkt allemaal soepel te verlopen. Mensen die minder vermogend zijn hebben er baat bij om gratis gebruik te kunnen maken van een dergelijke dienst. Ook worden er veel positieve reacties door de gebruikers achtergelaten. Alles blijft goed gaan totdat een andere ondernemer het bestaan van Jan de Belastingman ontdekt. JAN© is een middelgroot advieskantoor dat bestaat sinds 1997. Deze onderneming houdt zich onder meer bezig met het geven van belastingadviezen. JAN© ziet Jan de Belastingman daarom als een dreigement. Volgens JAN© maakt de student een inbreuk op haar merken- en handelsnaamrecht. Daarom wil hij dat de student het merkendepot intrekt. JAN© stelt ook kort nadat de student het merk deponeert oppositie bij het BBIE tegen het woordmerk ‘Jan de Belastingman’. Nu JAN© in 2018 haar eigen merk in ieder geval opnieuw had gedeponeerd, heeft JAN© het recht om oppositie in te stellen. Verder vordert JAN© een bedrag van € 8.995,39 . Echter, de student laat zich niet intimideren en laat de rechter beslissen. 

Het geding
Bij de rechter stelt  JAN© dat er grond van 2.20 lid 1 aanhef en onder b en lid 2 onder b en d BVIE, een merkinbreuk is. Ten aanzien van JAN© zou er sprake zijn van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Het resultaat is dat er bij het publiek een verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan, waardoor de student de merknaam Jan de Belastingman zou moeten intrekken.

 

De student stelt dat er geen overeenstemming bestaat tussen zijn merk en de woord- en beeldmerken van JAN©. Volgens hem wordt het onderdeel ‘Jan’ nergens los gebruikt, waardoor de indrukken van het merk tegenover de merknaam ‘Jan de Belastingman’ anders zijn. Partijen zouden volgens hem verder niet dezelfde klantenkring hebben nu ‘Jan de Belastingman’ zijn dienst geheel gratis biedt aan onder meer onvermogende.

De uitspraak
Uiteindelijk wijst de rechter de vordering af. Hij stelt dat de beeldmerken van beide partijen nauwelijks met elkaar overeenstemmen. Daarnaast zou JAN© onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er sprake was van een verwarringsgevaar. Zo zorgt onder meer het element ‘de Belastingman’ voor een beperkte visuele en auditieve overeenstemming tussen het merk en het teken van JAN©. Ook zouden de beperkte overeenkomende kleuren van de beeldmerken geen afbreuk doen op het merkenrecht van JAN©. De kans van slagen van een beroep op afbreuk is in dit geval zeer beperkt wanneer de kleur die bij het ene beeldmerk wordt gebruikt een meer ondergeschikte rol heeft dan bij het andere merk. Daaropvolgend om van een afbreuk te spreken, zouden ook de diensten die beide partijen bieden op dezelfde categorie moeten vallen. Nu JAN© bijvoorbeeld winst uit haar diensten haalt, terwijl de student zijn diensten gratis aanbiedt, is dat in casu niet het geval. Hierdoor doet de student dus geen afbreuk op het merkenrecht van JAN©. Bovendien, op basis van de vorenstaande redenen is er dan ook geen sprake van inbreuk op de handelsnaamrechten van JAN©. De student trekt daarom noch voordeel uit de reputatie van JAN©, noch doet hij een afbreuk op het merk van JAN©. Per slot van rekening wordt JAN© in het ongelijk gesteld en daardoor kan Jan de Belastingman blijven bestaan.
 

Internationale Zaken
Naast Jan de Belastingman zijn er talloze zaken, waarin merkenrechten in het geding staan. Zo is er in Engeland bijvoorbeeld, de whisky-onderneming William Grant & Sons die een nederlaag heeft geleden tegenover een ander whisky-merk.[2] Het bedrijf staat onder meer bekend vanwege een heel oud whisky-merk, Glendfiddich. Echter, het is William Grant & Sons niet gelukt om de merkregistratie van het whisky-merk Glenfield te stoppen. Het opvallende hieraan is dat de beeldmerken wel enigszins op elkaar leken. De rechter vond echter dat er geen gevaar voor verwarring tussen deze merken bestond en daarom mocht het andere merk blijven bestaan.

Een zaak waarin een beroep op verwarring wel geslaagd is, is een zaak van het sportmerk Nike.[3] Zo heeft zij tegenover een boekschrijver, de merkregistratie van de slogan Just Say It weten tegen te houden. De oppositie was dus geslaagd, omdat er een gevaar bestond dat de kracht van deze zin zou gaan verwateren.


Conclusie

Door middel van een merk kan een persoon of onderneming zich onder meer onderscheiden van anderen, waardoor een merk steeds meer erkenning, herkenning en een bepaald imago krijgt. Het kan hierbij gaan om een symbool, een uiterlijke verschijning of een teken, zoals Jan de Belastingman of Coca-cola. Hoewel een merk en een handelsnaam soms een nauw verband met elkaar hebben, dienen deze te allen tijde bij registratie formeel los van elkaar te worden gescheiden. Terwijl de handelsnaam al goed wordt beschermd door deze te registreren in de Kamer van Koophandel, wordt het merk pas beschermd wanneer deze wordt gedeponeerd in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het registreren van een merk betekent niet enkel dat het merk wordt beschermd. Ook kan men juridische stappen ondernemen wanneer iemand een afbreuk op het merkenrecht doet of simpelweg het merk doorverkopen. Opdat er geen inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van iemand moet het merk voldoen aan bepaalde vereisten. Zo dient het merk onderscheidend en niet misleidend te zijn. Daarnaast moeten de pogingen van de oppositie van andere belanghebbenden om het merk tegen te houden niet slagen. Tot slot kan worden geconcludeerd dat de rechter de term ‘verwarringsgevaar’ nogal ruim formuleert, omdat het vaak wordt gebaseerd op de omstandigheden van het geval. Een beroep op een inbreuk van een merkenrecht of een handelsnaamrecht zal daarom, zodat het slaagt door de eisende belanghebbende met voldoende redenen aannemelijk worden gemaakt. Ook rechters uit andere rechtssystemen passen het recht toe op een soortgelijke manier.

 

 

[1] Rechtbank Amsterdam 28 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3719

[2] Glenfiddich v. Glenfiddich (https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o18319.pdf)

[3] Nike, Inc. v. Cheryl Bauman-Buffone (https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91234556-OPP-47.pdf)